商品名を引き継いでも商標権は自動で移らない？事業承継で落ち入りやすい「名義の罠」と回避策とは？
先代が育てた商品名を、次の経営者も使い続けたい。事業承継では自然な判断です。ただし、商品名を使う会社が変わる場合、看板や商品ページを引き継ぐだけで商標権まで移るとは限りません。
最初に確かめたいのは、誰がその商標権を持っているか、承継後に誰が商品を売るか、そして権利者と事業者が同じかどうかです。商標登録の有無だけを見て終わらせず、権利者と事業の引き継ぎ方を並べて確認します。
1．商品名を使う人と、登録上の権利者を並べる
商品パッケージに会社名が載っていても、商標権がその会社の名義とは限りません。創業者が個人で出願した名前である場合、別の会社が取得した名前である場合、販売を任せている先の名義になっている名前である場合も考えられます。まず商品名ごとに、登録番号、登録商標、権利者、指定商品・指定役務を確認してください。
ここで見る「権利者」は、普段その名前を印刷している担当者ではありません。商標登録原簿に記録された人や会社です。たとえば、工具を売る会社が創業者個人の登録商標を使っているなら、会社の代表者が交代しても、個人名義の権利が承継後の会社に自動的に移るわけではありません。
登録の内容と一緒に、実際の使用も確かめます。商品本体、パッケージ、販売店の案内、注文画面で、どの名前と表記を使っているでしょうか？ 登録商標が一つでも、通称やシリーズ名を別に使っていれば、承継後に続ける名前を一件ずつ決める必要があります。
一覧には、名前だけでなく、その名前が付いた商品を売っている会社も書き入れます。たとえば製造会社が商標権を持ち、販売会社が箱に名前を載せているなら、事業承継の際に交渉するのは製造会社か、販売会社か、両方かを確認します。使用許諾や取引の契約書も見てください。
2．代表者の交代と、権利者の交代を混同しない
同じ会社が商品を売り続け、社長だけが交代する場合、会社という権利者は変わりません。一方、先代の個人事業を法人へ移す、商品事業を別会社へ譲るといった場合は、使う人と商標権者が変わり得ます。「事業を継いだ」という一言だけでは、商標権も引き継いだことにはなりません。
同じ権利者の名称や住所が変わる場合の表示変更と、権利を別の人や会社へ渡す場合の移転は、申請の区分が違います。前者の申請書で後者の手続を省略することはできません。合併、会社分割、相続による承継も、譲渡とは申請の区分が異なります。
商標法第35条が準用する特許法第98条第1項第1号では、相続などの一般承継を除く商標権の移転は、登録しなければ効力を生じないとされています。譲渡契約で商品名を引き継ぐ約束をした場合も、契約書の文言だけで原簿の名義が変わったと扱わないでください。具体的な承継原因と登録手続は、弁理士と確認しましょう。
3．譲る対象に、商品名の権利が入っているか確かめる
事業譲渡の話し合いでは、設備、在庫、取引先との契約が先に並びます。しかし、顧客が名前で商品を選択しているなら、その名前を承継後も使えるかとうかは販売に関わります。事業の譲渡契約に「知的財産一式」とだけ書くよりも、対象の商標登録番号を一件ずつ挙げるほうが確認しやすくなります。
たとえば同じ名前を、工具とその修理サービスの両方に使っている場合では、事業譲渡の対象が工具だけなのか、修理サービスも対象とするのかです。商標登録の指定商品・指定役務、譲渡する事業内容、承継後にその名前を使う会社を照らし合わせます。商標権の一部を分けて移す方法もありますが、単に名前を商品とサービスの２つに分けて別々に使いたいからといって、担当者の一言だけで登録を分ける判断はできません。
また、登録されていない通称、商品写真、包装のデザイン、ドメイン名などは、登録商標の移転だけで扱いが決まるわけではありません。何を誰が引き継ぎ、いつから使うかを契約と実際の作業の両方で確かめます。契約の対象と公開後の表示が食い違うと、取引先も顧客も、どの会社の商品なのか迷います。
譲渡する権利の範囲が決まったら、譲渡元の会社が同じ名前を使い続ける予定かどうかも聞いておきます。別の商品に同じ名前を付けるのか、移行期間だけ旧在庫を売るのかでは、決めるべき条件が違います。譲る側と引き継ぐ側が、それぞれどの商品にいつまで名前を使うかを契約で明らかにし、販売店へ伝える表示も一致させます。
4．引き継ぎ日より前に、販売現場の表示を決める
商標権の確認が済んでも、商品パッケージ、保証書、販売店のページが古い会社名のままなら、問い合わせ先が分かりません。新旧の会社で、いつから誰が販売し、返品や修理の問い合わせを誰が受けるかを決めます。販売店にも変更日、商品名の正式な表記、旧在庫の扱いを知らせてください。
名前を変えずに売る場合は、顧客が覚えている商品と承継後の商品とのつながりを説明します。一方で、品質、原材料、保証内容が変わるなら、先代の商品と同じだと受け取られる説明は避けるべきです。承継した事実と、変わる条件を分けて伝えます。これは名前を変えるかどうかとは別の判断になります。
権利移転の申請中に発売日が来るなら、原簿への登録がいつ完了する見込みかも確認します。一般承継を除く移転は登録で効力が発生します。手続の完了を待つ必要がある場面や、移行期間の使用条件は、承継の契約内容と合わせて弁理士へ相談してください。
5．最初の相談には、名前と承継の資料を持って行く
相談前に、販売中の商品名と登録番号、現在の権利者、事業を引き継ぐ人や会社、予定日を一覧にします。譲渡や合併を予定しているなら、その契約案や組織再編の資料も必要です。個人名義の登録が見つかった場合は、その登録も示してください。確認する相手が違えば、用意する書類も変わります。
まだ登録していない名前を承継後も使うなら、第三者の既存の登録商標との関係も調べます。商品名を長く使っている事実だけで、商標登録を受けたのと同じにはなりません。新しい商品やサービスへ広げる予定もあれば、今の登録がどこまで対応しているかを併せて確認しましょう。
事業承継では、顧客に覚えられた名前を誰が使い続けるのかを決め、権利の名義と販売の実態を一致させます。商品名と承継方法の案が出たら、契約を確定する前にプロソラへ商標・知財の扱いをご相談ください。
